万益学说 | 商标侵权案件中注册商标被宣告无效的法律后果之审判观点总结
摘要：
商标一经核准注册，商标持有人即获得该商标的注册商标专用权，并有权要求未经许可使用与之相同或近似的商标的使用人承担商标侵权责任。然而，根据我国《商标法》第四十四条之规定，“已经注册的商标，违反本法第十条、第十一条、第十二条规定的，或者是以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的，由商标局宣告该注册商标无效；其他单位或者个人可以请求商标评审委员会宣告该注册商标无效。”由于我国《最高人民法院关于审理注册商标、企业名称与在先权利冲突的民事纠纷案件若干问题的规定》第一条明确规定：“原告以他人使用在核定商品上的注册商标与其在先的注册商标相同或者近似为由提起诉讼的，人民法院应当根据民事诉讼法第一百一十一条第（三）项的规定，告知原告向有关行政主管机关申请解决。”因此，被宣告无效的注册商标在其被宣告无效之前是否被认定为“注册”商标（即被宣告无效的法律后果），对于认定其是否对其他注册商标构成侵权有重要意义。本文希望以司法判例为切入点，总结法院对注册商标被宣告无效的法律后果的审判观点。
关键词：
宣告无效、追溯力、自始不存在、过错责任原则、恶意
壹
注册商标被宣告无效的法定情形及其法律后果
根据我国《商标法》第四十四条之规定，在某些法定情形下，已经由商标局核准注册的注册商标可以经单位或者个人请求或由商标评审委员会直接宣告其无效，从而持有人不再享有该商标的商标专用权。这些法定情形包括：（1）使用《商标法》第十条和第十一条规定的不得作为商标使用的标志的；（2）使用三维标志申请注册并仅由商品自身的性质产生的形状、为获得技术效果而需有的商品形状或者使商品具有实质性价值的形状的；（3）以欺骗手段或者其他不正当手段取得注册的；（4）违反《商标法》第十三条第二款和第三款规定、第十五条、第三十条、第三十一条、第三十二条规定，使用与国内外驰名商标或已注册商标相近似，造成相关公众混淆的；（5）违反《商标法》第十六条第一款规定，商标中的地理标志并非该商品实际来源的地区的标志，误导公众的。
当注册商标在使用过程中出现前述被宣告无效的法定情形时，既可以由商标评审委员会直接经审查后宣告该注册商标无效，也可以经由利害关系人或先在权利人向商标评审委员会申请对该注册商标宣告无效。我国《商标法》第四十七条对商标被宣告无效的法律后果作了规定：“依照本法第四十四条、第四十五条的规定宣告无效的注册商标，由商标局予以公告，该注册商标专用权视为自始即不存在。宣告注册商标无效的决定或者裁定，对宣告无效前人民法院做出并已执行的商标侵权案件的判决、裁定、调解书和工商行政管理部门做出并已执行的商标侵权案件的处理决定以及已经履行的商标转让或者使用许可合同不具有追溯力。但是，因商标注册人的恶意给他人造成的损失，应当给予赔偿。”虽然，在司法实践中，在一定程度上存在对“该注册商标专用权视为自始即不存在”之规定的不同理解，但根据对有关商标侵权案例的检索和分析，我们将法院在此类案件中关于注册商标被宣告无效的法律后果及商标侵权责任认定的倾向性审判观点尝试总结如下文。
图片来自Unsplash.com
贰
“视为自始不存在”并不影响商标在被宣告无效前的合理使用
诚如前述，《商标法》第四十七条规定了注册商标在被商标局宣告无效后，“该注册商标专用权视为自始不存在”，即商标被宣告无效后的法律后果。在商标侵权案件中，有部分案例的被诉侵权商标属于已被宣告无效的注册商标。在这类案件中，争议焦点之一往往是：在诉争商标与印证商标被认定为近似商标的前提下，诉争商标被宣告无效前，商标持有人对该诉争商标的使用是否应被直接认定为侵权行为还是被认定为合理使用。经过我们对大量相关案件的分析和总结，我们理解，多数法院会认定该使用行为系合理使用，从而认定诉争商标在其被宣告无效前的使用不属于侵权行为。
以拉法基股份有限公司、上海拉法基石膏建材有限公司与南京美世达建材有限公司侵害商标权纠纷再审案[1]为例：再审申请人拉法基股份有限公司（以下简称拉法基公司）因与被申请人南京美世达建材有限公司（以下简称美世达公司）、原审被上诉人上海拉法基石膏建材有限公司（以下简称上海拉法基公司）侵犯商标专用权及不正当竞争纠纷一案，不服（2012）苏知民终字第0269号民事判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院于2014年3月1日作出（2013）民申字第1641号民事裁定，指令再审。拉法基公司、上海拉法基公司诉称：其于1995年向商标局申请注册了中文“拉法基”、英文“LAFARGE及L图”商标；并在2011年发现美世达公司在其生产、销售的轻钢龙骨建材商品上擅自使用与拉法基公司的“拉法基”注册商标完全相同的字样，构成类似商品的商标侵权。美世达公司辩称：其使用的“拉法基”商标是经案外商标所有人赵强胜授权许可。权利人赵强胜于2004年4月申请在第6类商品上注册“拉法基”商标，商标局于2010年11月核准并颁发注册证，此后，是拉法基公司以在异议期间以相同的理由申请复审，才导致之前的注册证被公告无效。在商标注册证被公告无效之前的2011年4月，赵强胜与美世达公司签订的《合作协议》，符合相关法律规定。
一审法院经审理认为：“商标局虽于2010年11月向案外人赵强胜颁发了第4040697号商标注册证，但随后又于2011年9月6日发布更正公告，宣布发放给赵强胜的该商标注册证无效。因此，该注册证应视为自始就无效，其对被控侵权商品并不享有注册商标专用权。所以美世达公司通过合同取得的所谓注册商标许可使用权也就失去了合法使用依据。美世达公司在被控侵权的轻钢龙骨上使用“拉法基”商标的行为，容易使消费者对商品的来源产生混淆和误认，侵犯了拉法基公司涉案注册商标专用权。”南京美世达公司不服，向最高人民法院上诉。二审法院经审理认为：“美世达公司对“拉法基”商标的使用不构成商标侵权。美世达公司与赵强胜签订《合作协议》时，商标评审委员会尚未书面通知拉法基公司已经受理其复审申请；而拉法基公司进行公证证据保全时，赵强胜持有的“拉法基”商标证也尚未被宣告无效。对此，本院认为，尽管在当时赵强胜取得“拉法基”注册商标不符合我国商标法的相关规定，但在该商标尚未宣告无效的情况下，没有证据证明美世达公司在签订《合作协议》时明确知道赵强胜持有的“拉法基”商标正处于异议期，美世达公司有理由相信赵强胜系合法拥有“拉法基”中文商标，且不应苛求美世达公司准确判断该商标以后的注册情况。”拉法基公司不服二审判决而后申请再审。再审法院维持了二审法院判决，认定在诉争商标被宣告无效前的使用行为系合理使用，在该期间的行为不认定为商标侵权行为。
持相同审判观点的案例还有很多，再如江苏苏美达集团有限公司、江苏苏美达机电有限公司侵害商标权纠纷案[2]，法院认为：“虽然涉案注册号为10307248的“ECFIRMAN”及注册号为10307234的“SUM”的商标于2014年12月31日被国家商标评审委员会裁定宣告无效，但北京市高级人民法院于2015年11月20方作出宣告无效的生效行政判决。在生效判决作出前，上述商标仍属于效力待定状态，森威机电公司亦无法预见涉案授权商标是否会被最终无效；根据本案现有证据，不足以证明森威机电公司、艺林公司在涉案商标被宣告无效的行政判决生效前，于授权范围及期限内在户外广告上正当使用“ECFIRMAN”、“SUM”商标的行为具有侵犯苏美达集团公司、苏美达机电公司注册商标专用权的故意，构成对其商标专用权的侵犯。”
然而，在司法实践过程中，也有少部分法院对“该注册商标专用权视为自始不存在”之规定持有与前述案例相反的司法观点。以徐州老翟餐饮管理有限公司与徐州市赛老翟文化传播有限公司侵害商标权纠纷案为例，法院经审理认为：“第15347913号“赛老翟”商标已于2016年11月29日被宣告无效。且根据《商标法》第四十七条的规定，商标被宣告无效的，其注册商标专用权视为自始即不存在。故第15347913号“赛老翟”商标自始即不享有注册商标的专用使用权，也就不存在基于授权而产生的他人合法使用的问题，更不涉及两个规范使用注册商标间的冲突应由商标授权行政部门先行处理规则的适用问题。”
综上，不同法院对《商标法》第四十七条规定的“该注册商标专用权视为自始不存在”是否意味着在其被宣告无效之前的使用属于合理使用之问题持有不同审判观点。虽大部分判例观点认为注册商标在被宣告无效前的使用属合理使用，但仍有小部分判例主张注册商标专用权自始即不存在。
[1]（2014）苏知民再终字第0001号
[2]（2016）闽民终809号
图片来自网络
叁
肆
商标持有人应在被宣告无效后停止对该商标的使用
无论是商标注册人还是商标被许可使用者，在明知注册商标已被商标局宣告无效且该决定已生效的情况下，应自觉停止对该商标的使用，以避免可能带来的诉讼及其他不利后果。正如江苏省高级人民法院在（2014）苏知民再终字第0001号民事判决书中所说：“在目前商标局已经公告宣布颁发赵强胜的商标注册证无效，且商标评审委员会裁定不予核准注册赵强胜申请的第4040697号“拉法基”商标的情况下，美世达公司已经失去继续使用“拉法基”文字商标的合法依据，故应当停止使用“拉法基”文字商标。”
图片来自Unsplash.com
作者简介