技术许可之「专利实施许可合同」起草审查要点
编者按：
根据《合同编》第863条的规定，技术许可合同包括专利实施许可、技术秘密使用许可等合同。根据第876条，集成电路布图设计专有权、植物新品种权、计算机软件著作权等其他知识产权的转让和许可，参照适用技术转让、许可的有关规定。
从合同起草审查的角度，在技术许可类合同中，专利实施许可合同较为复杂，标的金额也往往较大。同时，专利技术相关合同涉及较强的技术性，例如专利许可的范围如何才能满足我方生产经营的需求，这很重要，但并非法律问题，未在本文中分析。
本文将采用 《标准合同课》“三观分析法”，主要对专利实施许可合同的三观层面进行简要分析，包括以下内容：
- 宏观-合同主体
- 宏观-合同标的
- 宏观-合同程序
- 中观-合同形式
- 微观-合同条款
- 专利许可范围相关条款
- 许可费用相关条款
宏观 合同主体
1.许可方应为专利权人，这可以通过对专利权的尽职调查来查证。
2.如专利权人为两人以上，则需要共同作为许可人。
宏观 合同标的
1.被许可方应对专利权进行适当尽职调查，以确保该专利权无瑕疵。
2.尚未取得专利的技术可以签订实施许可合同。
根据《技术合同司法解释》第29条规定，在专利申请公开前属于技术当事人之间就申请专利的技术成果所订立的许可使用合同，专利申请公开以前，适用技术秘密转让合同的有关规定；发明专利申请公开以后、授权以前，参照适用专利实施许可合同的有关规定；授权以后，原合同即为专利实施许可合同，适用专利实施许可合同的有关规定。人民法院不以当事人就已经申请专利但尚未授权的技术订立专利实施许可合同为由，认定合同无效。
宏观 合同程序
专利实施许可合同有一个备案公示程序。根据《专利法实施细则》第14条规定，专利权人与他人订立的专利实施许可合同，应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。
该备案会在专利行政部门的专利公报中公告，从而起到公示的作用。
一般认为，该备案可以起到对抗善意第三人的作用，如果是排他许可、独占许可，为了避免专利权人再许可给其他人，非常有必要办理备案；即使是普通许可，备案也能防止专利人又转让专利权、排他/独占的许可第三人，进而使被许可方不能正常使用专利。
但是备案程序不影响专利实施许可合同的生效。
因此，合同中还是有必要对许可备案程序作出约定，包括约定许可方负责或协助办理备案程序，并以备案程序完成作为后续付款的先决条件等。
中观 合同形式
1.专利实施许可合同应为书面形式。
2.从被许可方的角度，在签署专利实施许可合同时，可要求许可方将专利实施许可备案的相关手续、文件（例如“专利实施许可合同备案申请表”、双方的身份材料、委托书等）等一并签署、提供。
3.具体的专利信息、技术信息、技术参数等可放在合同附件中。
4.专利许可谈判中往往涉及保密义务，可根据需要配套签署保密协议。
微观 合同条款
专利许可范围相关条款
正如大多数合同一样，“买什么”和“多少钱”都是合同条款的重中之重。对于专利许可合同，“买什么”就是专利许可的范围。专利实施许可合同中相当一部分条款都是为了准确界定“专利许可范围”，这些条款分别从下面几个方面界定了许可范围。
（注意下面这些内容在合同中可能是分散的，许可专利、关联企业、许可产品等可能在“定义与解释”条款中进行定义，从而决定了许可范围）
1.许可专利。
合同中应列出专利的基本情况；如果是多项专利，可以列一个许可专利清单作为附件。
2.被许可人。
合同主体处的被许可人当然在被许可之列，这没有问题。实务中还需要考虑的是关联企业问题：被许可人是企业集团，而签订专利许可合同的可能只是这个企业集团中的一个法人，被许可人签订专利许可合同的目的可能希望的是不仅签约法人能够获得专利许可，其他集团内的非签约法人亦能够获得专利许可。此时在合同条款中一般会通过“关联企业定义+被许可范围包括关联企业”这两个条款来使得关联企业纳入被许可范围。这里的重点在于准确的、符合需求的定义“关联企业”。
对于专利许可人而言，则需要审查这个关联企业的定义（如果关联企业也被授予许可的话），对关联企业进行明确限制，或者仅允许被许可人实施该专利。
3.许可产品。
专利权人不必然同意授予被许可方所有产品都能自由实施，因此双方需协商授予许可的产品品项。有的是从产品品类进行限制，有的是品牌进行限制。
被许可产品中需要考虑特殊一类，OEM、ODM等代工产品是否属于被许可产品。如果是，这将使得被许可方可以与第三方合作大大扩充产能，这种作法是否符合许可方意愿，需要事先考虑。[1]
4.许可地域。
分为国家、地区或全球。但要注意，专利权是地域性的，如果只在中国大陆拥有专利，那么合同中约定授予全球许可也没什么意义。
虽然理论上许可地域还可以限制到某省某市，但实务中这种作法很少。被许可方必须考虑这样能否满足己方生产需要，许可方则需要考虑如何限制被许可方超出范围实施专利。
5.许可类别。
分为普通许可、独占许可、排他许可三种。
6.分许可。
即被许可人是否可以转许可第三人实施专利。
在大部分的专利许可合同中都会规定，在未经许可人书面同意的情况下，被许可人不得将其许可再次转许可给其他第三人或者在合同中直接约定被许可人不享有分许可的权利。这是因为许可人需要统一部署，其将专利许可给谁、如何进行许可、收取多少许可费、许可战略如何分步实施等，都需要进行统一的统筹和安排。如果允许被许可人享有分许可的权利，就会使得许可人无法统一部署。
注意如果授权许可为排他性许可而合同并没有提及分许可，合同有时可能会被解释为暗含了对分许可的授权。[2]
如果允许被许可人享有分许可的权利，那么合同中就需要明确：被许可人可行使分许可权的具体范围，包括分许可权能、分许可地域范围、分许可期限、分许可渠道等；对于被许可人通过分许可而收取的许可收益，许可人是否有权进行分享，如何进行分享；许可人与被许可人之间的许可合同终止、解除或者到期后，分许可合同的效力应该如何认定。
7.许可权能。
理论上，发明专利权和实用新型专利权的权能包括：制造权、使用权、许诺销售权、销售权、进口权；而外观设计专利权的权能则包括：制造权、许诺销售权、销售权、进口权。双方可以约定被许可人享有其中的部分或全部权能。但是这些权能之间不是完全独立的。例如一般而言，如无特别约定，授予被许可人享有“销售权”，可能会暗含被许可人同时享有“许诺销售权”和“使用权”；对于方法发明专利权而言，授予被许可人享有“使用权”，可能会暗含被许可人同时享有“制造权”，也就是说，专利许可中会存在着默示许可的情况。
为避免争议，在对部分权能进行许可时，除列明许可的权能以外，还可以说明用途和场景。
8.许可期限。
专利许可期限比一般的知识产权许可期限更为复杂。因为专利实施行为存在多种表现形式，如生产、许诺销售、销售、使用，因此在许可期限临近届满时，被许可人可能存在多个停止实施专利的时间点，如停止生产、停止许诺销售、停止销售、停止使用等多个时间点。因此，许可合同应当就被许可人何时需要停止生产、是否需要销毁半成品、工厂库存商品是否可以继续销售、门店库存商品是否可以继续销售、在售后服务过程中是否可以实施许可专利、许可人是否回购剩余库存产品、是否需要销毁生产模具等涉及许可期限终止问题进行明确约定。
一般来说如果权利人采取提成浮动方式收取专利许可费的，往往先设定一个停止生产的明确期限，同时设定一个停止销售的明确期限，允许被许可人在停止生产后的一定期限内继续将库存产品进行销售，但不得再进行生产，根据总体销售额度结算专利许可费。
在对专利许可期限进行约定时，可设置一个自动续展的条款，如双方可约定在专利许可期限到期前的一定期限（如半年）内，如果双方没有通过书面等明示方式表明不再进行续展，则专利许可合同可自动续展一定期限（如2年）。自动续展条款的存在，使得双方无需再一次许可谈判，提高了专利许可的谈判效率。——显然，这只适用于“持续付费模式”。
许可费用相关条款
“许可费用条款”就是解决“多少钱”的问题，与“买什么”即专利许可范围同等重要，但从条款表达上比专利许可范围简单一些。
许可费用条款大致有下列模式：
1.固定费用模式。
固定费用模式下可以一次性付费，也可以分阶段付费。
固定费用模式减少了双方“对账”的成本，但一般只在小规模的专利许可中使用。
2.持续付费模式。
这又分为“滑动持续付费”和“固定持续付费”。
“滑动持续付费”：被许可人周期性地（通常是按季度）向许可人报告专利使用情况，并根据产品的实际生产或销售情况以销售价格的一定比例或者固定许可单价向许可人支付许可费，必要时，许可人会委派专业的会计审计机构入场进行审计。这种情况下，合同中需要就专利使用情况的报告、审计、争议处理等进行详细的约定。
“固定持续付费”：许可人和被许可人会以许可合同签订之前被许可人某一特定时期（通常是许可合同签订之前的前一个会计年）实际发生的生产或销售数量为准，被许可人在许可期限内（比较常见的是3年或者5年）按照这一生产或销售数量向许可人支付许可费。这种方式避免了后续的专利使用情况报告以及会计审计工作，对于许可人和被许可人都比较有利。实践中，如果被许可人的生产或销售情况存在逐渐向好预期的时候，被许可人往往喜欢选择这种方式，同时，许可人也倾向于以这种方式来吸引被许可人尽快与其达成许可合同。
[1]刘翰伦：“专利许可合同-使制造篇”，载于公众号“专利限时批”，2020年4月21日发布。
[2]《技术合同司法解释》第25条。