没有签订书面版权转让合同的情况下，著作权受让人怎样提起侵权赔偿诉讼？

作者：赵文哲

【摘要】

外国公司在中国投资设立子公司，并将自己的知识产权交给子公司无偿使用。因双方未曾办理权利转让的手续，当知识产权受到侵害时，需慎重决定的首要问题是：谁是原告？

【关键词】

法人著作权；剽窃侵权；诉权资格；版权转让证明书；境外证据公证认证

【案情】

东莞Penn公司是美国Penn公司在中国投资设立的子公司，专门设计、制造五金配件，产品从箱包拉杆到灯光音响、从电气设备到汽车组装，应用范围十分广阔，在业界独树一帜。该公司不仅在互联网上展示各种产品的实物照片、示意图和技术规格等，还将它们刊印成《CATALOGUE》（产品系列）画册向客户分发。

有次该公司到北京国际展览中心参加会展，发现在另一家参展商分发给来宾的宣传画册中，有大量摄影作品和图形作品与自己的实物照片、示意图完全一致，而旁注的技术规格和说明文字都作了删改。

按照画册提供的网站域名，还看到其网站上也在发布相同内容，画册的署名人和网站的署名制作人是同一家公司。

【争议及评析】

这是最常见的剽窃行为，案件应该比较简单，维权方只要先向公证处申请网页证据保全，再按序排列剽窃作品和原作出处，制定出详尽的比对清单，就可以提起制止侵权和赔偿损失的诉讼。可是当我翻阅东莞Penn公司提供的画册《CATALOGUE 18》（产品系列第18版）时，却发现了一个麻烦。

《CATALOGUE 18》及其摄影作品、图形作品的署名作者是Penn公司，却没有指明是美国Penn公司还是东莞Penn公司。看摄影和绘图人的职务身份，都是美国Penn公司的雇员而非东莞Penn公司的雇员，又得知“Penn”既是公司的名称，也是在中国商标局注册的商标，《商标注册证》上记载的“注册人”是美国Penn公司。所以，署名作者“Penn”应当是指美国公司。

在两家公司看来，母公司的知识产权给子公司无偿使用是理所当然的，因而从来没想过办理权利转让的手续。

这引起的问题是：如果由东莞Penn公司作原告，迎面遇到的困难就是诉权从哪里来，因为它不是原作者，主体资格明显脱节。美国Penn公司当然可以作原告，但侵权发生在中国境内，侵害事实和损失结果首先由东莞Penn公司承受，相应的证明活动自然也指向该公司。这样一来，美国Penn公司不是直接受害人，索赔主张与事由明显脱节。

相比之下，母公司虽然有资格出任原告，诉讼前景却不乐观，有资格也变得无甚意义。何况跨国诉讼中的一举一动都可能面临繁琐昂贵的公证、认证手续，也会增加更多不确定因素。倘若能消除诉权障碍，由东莞Penn公司出任原告，则各方面的要求都可以理顺，因此我将考虑重心转移到怎样消除障碍上。

从事实上看，母公司将作品交给子公司长期使用，应当认定双方就版权转让达成了一致。对于一致意思，最好的证明自然是版权转让合同，但这时补签合同是在侵权行为发生之后，已不能回溯前事，若倒签时间就是作伪，断不可为。

既然没有书面合同，转让的发生当属口头合同，如果由原作者出具一个声明，确认存在转让行为及口头合同，会成为一个合理的证明，而且对前事具有回溯力。不过出具声明之前还得先对效力问题做个评估，如果口头合同本身不能产生效力，则确认口头合同的声明也不会有效。

依照《著作权法》第24条，版权许可使用分为“专有许可使用”和“非专有许可使用”。在学理解释中，专有许可使用也称独占许可使用，指许可后连作者本人也不能再使用作品。非专有许可使用又分为排他许可使用和普通许可使用，主要特征是作者本人不在禁止使用之列。在许可形式上，《著作权法实施条例》第23条规定：“使用他人作品应当同著作权人订立许可使用合同，许可使用的权利是专有使用权的，应当采取书面形式”。其言下之意，无疑是宣告了非专有许可使用不必采取书面形式。本案中的转让并没有限制原作者的权利，属于非专有许可使用，当然可以采用口头形式，效力应该得到承认。

再有，《最高人民法院关于审理著作权民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第22条规定：“著作权转让合同未采取书面形式的，人民法院依据合同法第三十六条、第三十七条的规定审查合同是否成立。”（2020年修正为：“著作权转让合同未采取书面形式的，人民法院依据民法典第四百九十条的规定审查合同是否成立”。）再查该条指明的准用条款，内容可以归纳为：没有签订书面合同，但合同义务得以履行的，合同成立。

根据以上结论，我撰写了一个《CERTIFICATE OF COPYRIGHT ASSIGNMENT》（版权转让证明书）供美国Penn公司签署，核心内容是：

This assignment includes the rights within the territory of the people’s Republic of China to publish, reproduce, distribute, display and store all descriptions, photos, illustrations, technical specifications, data and any other supplementary information in the Publication CATALOGUE 18 in all forms, to translate the contents into other languages, create adaptations, summaries or extracts based on the original contents,  to manufacture products based on the copyright, to ensure protection against infringement by the assignee itself.

The copyright in the above specified since 12nd Dem, 2008 to 12nd Dem, 2023.

译文：“本转让包括：受让人有权在中华人民共和国境内以各种方式出版、复制、散发、展示及存储《CATALOGUE 18（产品系列第18版）》中所包含之各种描述、照片、插图、示意图、技术规格说明、数据及任何其他补充信息；将其内容翻译成其他语言；基于原件内容创设相关应用、概要或摘要；基于版权生产产品；受让人并有权以自己的名义保护版权免受侵害。

本转让期限自2008年12月12日至2023年12月12日”。

声明的要义有两点：一是已授予东莞Penn公司非专有许可使用；二是已授予该公司独立诉权。

或许需要说明的是，声明题目是“转让”，而内容性质却是“许可使用”，似乎有概念误用或名实不符的问题，那是因为“assignment”（转让）在英语中的用法更为宽泛，可以一并指称著作权法中的“转让”或“许可使用”。

【诉讼与裁判】

美国Penn公司采纳我的提议并高效响应，半个月后，我要求提供的系列资料快递到达，包括：

1、美国Penn公司注册、存续和正常经营的证明；

2、美国Penn公司签署的《CERTIFICATE OF COPYRIGHT ASSIGNMENT》（版权转让证明书），内容如前；

3、所有受到剽窃的摄影作品和图形作品的原始电子底稿及其打印件。在电脑上点击电子底稿的“属性”栏，可以确切显示摄影作品的成像时间和相机型号，以及图形作品的绘制时间和绘图软件版本名称。

以上资料均由美国加利福尼亚州公证员公证，经州务卿（SECRETARY OF STATE）认证，再由中国驻洛杉矶总领事馆认证，证据形式完全符合法律要求。至此，东莞Penn公司的诉权障碍已经扫清。

在法庭上，我先前的顾虑之处仍是被告方的主攻之处，被告方还是强烈否定东莞Penn公司的原告资格，但拿不出足以动摇事实的反证。被告方又提出，《CATALOGUE 18》是汇编作品，要求我澄清诉讼主张是基于原初作品的著作权还是基于汇编作品的著作权。我答：作者也有权汇编自己的作品，本案原初作品和汇编作品的著作权同归一人，就没有必要再作区分。如果一定让我指出，那就是两个权利都要维护，当然我不会要求双份赔偿。

一审判决：被告使用摄影作品构成侵权，应当删除，酌定被告赔偿3万元。但使用的图形作品“表达形式有限，不具有独创性，不排除独立绘制的高度相似性”，因而不认定侵权。

我认为，图形作品无疑也是作者的创造性劳动，即便表达形式有限，也不等于只有唯一选项，总还有其他形式。而被告硬要百分百“雷同”，那就不是一个“有限”所能解释。何况侵权图形虽经删改，仍遗留了一些原作上标注的规格数据、箭头指示，其样式、位置都完全同一，已经直观呈现出抄袭、篡改的步骤。这是可以用证据证明的事实，不需要也不应该去“推定”。并且，仅赔偿3万元的意义近乎象征，不能弥补原告的实际损失。

为此东莞Penn公司提起上诉。

二审改判：对方使用图形作品也构成侵权，除全部删除、销毁侵权作品外，还应赔偿6万元。